Vous souhaitez demander la nullité ou la déchéance d’une marque mais vous ne savez pas comment faire ? Pas de panique, votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique tout afin que ces deux procédures n’aient plus de secrets pour vous.
Laissez vous guider par les développements qui vont suivre, nous allons tenter de vous expliquer dans des termes clairs et compréhensibles tout ce qu’il y a à savoir sur le sujet.
Vous allez notamment pouvoir apprendre quelles sont les causes de nullité et de déchéance d’une marque, comment engager de telles actions, à quel prix ou encore quelles en sont les conséquences.
L’action en nullité permet de demander qu’une marque soit annulée. Une telle procédure peut être justifiée par un motif absolu ou bien par un motif relatif de nullité.
Le Code de la propriété intellectuelle dresse la liste des motifs justifiant, de manière absolue, le prononcé de la nullité d’une marque.
Les motifs absolus de nullité sont ceux qui ont trait à la valeur intrinsèque de la marque.
Lorsque vous invoquez un motif absolu de nullité vous n’avez pas besoin de justifier d’un intérêt à agir. En effet, toute personne peut demander la nullité d’une marque si cette dernière est entachée d’un motif absolu de nullité, sans avoir à justifier d’un préjudice qui lui serait propre.
Ainsi, et d’après les dispositions de Code de la propriété intellectuelle, sont susceptibles d’être annulés pour motif absolu de nullité :
Par exemple, les signes olfactifs ou gustatifs ne sont pas susceptibles de constituer des marques.
L’objet même de la marque est de permettre au public de distinguer des produits et des services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Une marque sans caractère distinctif est donc annulable ;
Ces signes sont considérés comme descriptifs. Par exemple, une marque appelée “Chocolat blanc” et qui vend du chocolat blanc est descriptive car il s’agit d’un signe servant à désigner la nature du produit vendu. Un signe descriptif est nécessairement dépourvu de caractère distinctif car il ne permet pas d’identifier clairement une entreprise.
Il s’agit ici des signes qui sont devenus la désignation usuelle du produit ou service commercialisé. Il est possible de citer comme exemple la marque frigidaire.
Il est possible de déposer une forme en tant que marque : il s’agit d’un signe tridimensionnel. Toutefois, cela est impossible dans certains cas, cités par le texte. Par exemple, la forme des briques de lego n’a pas pu être déposée en tant que marque étant donné que cette forme est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, c’est-à-dire l'emboîtement des lego.
Une telle interdiction concerne les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etats. Ainsi le drapeau national ne peut être utilisé à titre de marque, à moins qu’une autorité compétente ne l’autorise.
Par exemple, un signe laissant supposer que le produit qu’il désigne serait à base de cannabis est contraire à l’ordre public étant donné que la vente de cette substance est prohibée en France.
Il a par exemple été jugé que la marque “Premier sur le matin” afin de désigner une émission de radio qui n’était pas la première en terme d’audience sur sa tranche horaire était déceptive, car de nature à tromper le public.
Par exemple, le dépôt de la marque “LEVAIN DE CHAMPAGNE”, désignant la vente de produits de papeterie, a été rejeté car un tel signe portait atteinte à l'appellation d’origine contrôlée “Champagne”.
Par exemple, l’enregistrement d’une marque allemande “KORDES’ ROSE MONIQUE”, procédant à la vente de roses, avait été rejetée par l’Office de l’union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) car la marque était composée du terme “Monique”, correspondant à une dénomination variétale enregistrée au registre néérlandais de la protection des obtentions végétales.
La mauvaise foi du demandeur peut notamment se caractériser par une intention de nuire. Par exemple, le fait de déposer une marque dans le but de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité est constitutif d’un dépôt entaché de mauvaise foi.
Le Code de la propriété intellectuelle dispose que peuvent être déclarées comme étant nulles des marques portant atteinte à des droits antérieurs. En effet, pour être valide un signe doit être disponible.
Contrairement aux motifs absolus, les demandes de nullité fondées sur des motifs relatifs ne peuvent être introduites que par des personnes justifiant d’un intérêt à agir.
Le Code de la propriété intellectuelle dresse alors une liste :
“Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;
En droit des marques, et en vertu du principe dit de spécialité, il vous est tout à fait possible d’utiliser un signe déjà existant si toutefois vous ne comptez pas vendre les mêmes produits ou services que votre concurrent, propriétaire du signe. C’est ainsi que le signe “Mont Blanc” existe à la fois pour désigner des vêtements, des crèmes desserts ou encore des stylo.
En revanche, si votre signe est similaire ou identique à celui d’un concurrent, lequel commercialise des produits et services similaires et identiques aux vôtres, alors votre signe pourrait être annulé. Vous encourez l’annulation de votre marque si la similarité risque d’engendrer, dans l’esprit du public, une confusion entre vos produits et services et ceux de votre concurrent.
Plusieurs critères sont pris en compte afin de déterminer si un risque de confusion existe, et notamment la similarité visuelle, auditive, phonétique ou encore conceptuelle des deux signes.
A titre d’exemple, les juges ont estimé que les marques “privilèges voyage” et “destination privilège” (pour la désignation de produits et services identiques) présentaient une similarité conceptuelle qui risquait d'engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le principe de spécialité évoqué antérieurement ne rentre pas en compte lorsque la marque jouit d’une grande notoriété. Par exemple, la marque Coca Cola est une marque renommée. Ainsi, si vous décidez de commercialiser des oreillers sous le signe “Coca Cola” vous risquez une annulation de votre marque, bien que ces produits ne soient pas identiques, ni même similaires, à ceux commercialisés par Coca Cola.
Par exemple, la marque "Capstone", déposée pour des services immobiliers, a été annulée car il existait un risque de confusion avec une entreprise opérant également dans le secteur immobilier et dont la dénomination sociale était “Capstone Properties”.
S’il existe une enseigne ou un nom commercial connu sur l’ensemble du territoire français qui porte le même nom que votre marque, alors cela constitue une antériorité, ce qui rend le signe indisponible.
Comme évoqué précédemment, une marque ne peut être déposée en violation d’une indication géographique. Par exemple, a été annulée la marque “Champagne” pour un parfum.
Par exemple, la marque de parfum “Retiens la nuit” a été annulée en raison d’une chanson, protégée par le droit d’auteur, qui portait le même nom.
Par exemple, une marque figurative utilisant comme logo un dessin protégé pourra être annulée.
Par exemple, l’acteur Stallone a fait annuler la marque Stalone car la ressemblance visuelle et phonétique avec son nom pouvait laisser penser au public que la marque lui appartenait.
Par exemple, en mars 2019 la Cour d’appel de Paris a annulé vingt marques « Laguiole » car elle a estimé que de tels dépôts avaient causé un préjudice à la commune et à ses administrés, lesquels se sont trouvés être privés de l’usage du nom Laguiole, nécessaire à leur activité. Elle a jugé que cela avait porté atteinte aux activités, à l’image et au nom de la ville.
Si votre signe comporte le nom d’une entité publique et que cela a pour effet d’induire en erreur le public sur la provenance de vos produits ou de vos services, alors vous risquez l’annulation de votre marque.
Avant la loi PACTE, entrée en vigueur le 1er avril 2020, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents pour juger de la nullité d’une marque. Depuis, cette compétence est partagée avec l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). L’avantage de cette nouvelle procédure administrative est qu’elle est plus rapide et moins coûteuse.
Mais alors, comment s’effectue le partage des compétences entre l’INPI et les autorités judiciaires?
L’INPI dispose d’une compétence exclusive concernant les actions en nullité pour motif absolu de nullité.
E ce qui concerne les nullités pour motifs relatifs, l’INPI est exclusivement compétent concernant certains droits antérieurs, et notamment :
Les actions en nullité intentées pour violation de droit d’auteur ou de modèle protégé antérieurs demeurent, quant à eux, de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.
Les tribunaux judiciaires sont également compétents lorsque la demande en nullité est formée à titre reconventionnelle ou est associée à une autre action relevant de la compétence juridictionnelle (contrefaçon, concurrence déloyale, responsabilité contractuelle), mais aussi lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées.
✍ BON À SAVOIR
Seuls les Tribunaux judiciaires de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Fort-de-France sont compétents pour trancher des questions relatives au droit de la propriété intellectuelle.
Les actions en déchéance relèvent de la compétence exclusive de l’INPI. Elles peuvent être justifiées par un défaut d’exploitation ou par une dégénérescence de la marque.
Lorsqu’une marque n’est pas exploitée de manière sérieuse pendant une période de cinq années consécutives, il est alors possible d’engager une action afin de demander sa déchéance.
L’usage sérieux fait référence à un usage commercial, c’est-à-dire un usage dans la vie des affaires ayant pour but l’identification des produits et services fournis par la marque. Le seul fait d’utiliser la marque au sein de l’entreprise ne suffit pas.
Par ailleurs, le caractère sérieux de l’usage s’apprécie en fonction de son importance et de son adéquation aux produits et services proposés.
Le délai de cinq ans commence à courir à partir du dernier acte d’exploitation de la marque, ou bien du jour où cette dernière a été enregistrée si elle n’a jamais fait l’objet d’une exploitation.
✍ BON À SAVOIR
Les cessions de marque et les renouvellements d’enregistrement ne sont pas considérés comme étant des actes d’exploitation permettant d’interrompre le délai.
Enfin, la déchéance pour défaut d’exploitation peut être partielle ou totale.
Elle sera totale si la marque n’est pas du tout exploitée. En revanche, si la marque est exploitée seulement pour quelques produits et services alors même qu’elle avait été enregistrée pour une grande variété d’entre eux, alors la déchéance pourra être partielle, c’est-à-dire prononcée uniquement pour les produits et services que la marque n’exploite pas.
Une action en déchéance peut être engagée en raison de la dégénérescence d’une marque si cette dernière est devenue générique ou encore si elle est devenue déceptive.
Une marque générique est une marque qui est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. La marque est alors utilisée aussi bien par les consommateurs que par ses concurrents pour désigner le produit ou le service qu’elle fournit.
Or, comme il l’a été expliqué précédemment, l’un des principaux critères de validité d’une marque est sa distinctivité. Ainsi, si une marque devient un terme usuel, permettant de désigner une catégorie de biens ou de services, alors elle ne permettra plus de distinguer une marque spécifique.
La marque tombe alors dans le service public, et son titulaire initial ne pourra plus agir en justice afin de s’opposer à l’utilisation de sa marque par des tiers.
Plusieurs exemples de marques, ayant intégré désormais notre langage courant, peuvent être cités : Kleenex, Frigidaire, Caddie, Scotch ou encore Fermeture éclair.
Pour que la déchéance puisse être prononcée, il faut également que le fait que la marque soit devenue générique résulte d’une faute imputable à son titulaire. En effet, le titulaire d’une marque ne doit pas être passif face à l’utilisation de sa marque par des tiers en tant que termes génériques. Il doit alors lutter contre la mauvaise utilisation de sa marque, et ce notamment par le biais d’actions en justice.
Est déceptive une marque “de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service”.
Ces marques ont alors un caractère trompeur et ne peuvent être enregistrées car elles ont pour objet de jeter la confusion dans l’esprit des consommateurs et portent atteinte à la fonction d’identification de la marque.
Toutefois, certaines marques ne sont pas déceptives lors de leur enregistrement, mais le deviennent avec le temps. Elles peuvent alors faire l’objet d’une procédure de déchéance.
Par exemple, les marques contenant le terme “bio” dans leur nom sont devenues déceptives après le développement de l’agriculture biologique si leurs produits n’étaient pas effectivement issus de l’agriculture en question.
Les procédures pour nullité et pour déchéance sont relativement similaires.
Les demandes en nullité pour motif absolu de nullité d’une marque et les demandes en déchéance peuvent être introduites par toute personne physique ou morale : aucun intérêt à agir n’est requis.
En revanche, concernant les demandes en nullité pour motif relatif de nullité, le demandeur à l’action doit démontrer qu’il dispose d’un intérêt à agir, autrement dit qu’il est titulaire d’un droit antérieur auquel la marque porterait préjudice.
Ce dernier peut alors lui-même agir en nullité ou bien charger un mandataire, une personne agissant en son nom et pour son compte, de s’en occuper.
Le mandataire peut être un conseil en propriété industrielle, un avocat, ou encore une société contractuellement liée ayant son siège social, son domicile ou encore un établissement au sein d’un État membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen.
Le recours à un mandataire est obligatoire si le demandeur n’est ni domicilié, ni établi dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen ou encore si la demande en nullité ou en déchéance est formée conjointement par plusieurs personnes.
Les demandes en nullité et en déchéance auprès de l’INPI s’effectuent en ligne depuis l’espace “e-procédure” disponible sur le site de www.inpi.fr.
Vous devrez, lors de la procédure, fournir les informations suivantes :
Les demandes en nullité et en déchéance formées auprès de l’INPI coûtent 600 euros, si la demande est fondée sur un seul droit. Pour chaque droit antérieur supplémentaire, il faudra compter 150 euros supplémentaires.
✍ BON À SAVOIR
Sur demande de la partie gagnante, le directeur de l’INPI peut décider de mettre à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais que la partie adverse aura eu à exposer durant la procédure.
La procédure est contradictoire (chaque partie doit disposer de l'intégralité des pièces adverses) et se déroule en 2 temps :
Il se peut que la procédure soit plus ou moins longue, selon la durée des échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. La durée de la procédure peut alors varier de 6 mois à 1 an.
✍ BON À SAVOIR
La décision de l’INPI a les effets d’un jugement : à ce titre elle constitue un titre exécutoire et permet à celui qui en bénéficie de recourir à certaines actions, comme une action en exécution forcée.
Si l’INPI prononce la nullité de la marque, alors cette décision aura un effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle prendra effet à la date du dépôt de la marque.
La déchéance, quant à elle, si elle est prononcée, prend effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est apparu un motif justifiant la déchéance de la marque.
La décision rendue par l’INPI est ensuite inscrite au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) et est susceptible de faire l’objet d’un recours devant une chambre d’appel.
Félicitations ! Vous savez désormais tout sur les actions en nullité et en déchéance de marque. Si d’autres pans de la propriété intellectuelle vous intéressent, n’hésitez pas à parcourir le site qiiro.eu, votre assistant juridique augmenté QIIRO se fera un plaisir de vous renseigner sur le sujet. Que diriez-vous de commencer par Tout savoir sur la protection de votre logiciel ?
Si vous avez des questions, notre équipe de juristes est disponible pour y répondre par chat, mail ou encore par téléphone.
