Notre modèle de contrat de licence de marque est indispensable pour encadrer l’exploitation d’une marque par un tiers. Rédigé par un juriste, ce document est parfait pour éviter les erreurs, notamment sur les modalités de calcul de la redevance.
Vous avez créé une marque et vous aimeriez l’exploiter sur de nouveaux marchés notamment à l’étranger auxquels vous ne pouvez pas directement accéder ? Ou bien au contraire vous souhaitez bénéficier de la renommée d’une marque et commercialiser des produits sous son nom ?
La licence de marque répond parfaitement à ces attentes ! Laissez donc votre assistant juridique augmenté QiiRO vous en apprendre davantage à propos de ce contrat 💡
ℹ️ À la fin de votre lecture, vous serez informé à propos :
☝️ Mais avant tout, commençons par un bref rappel à propos du concept de marque.
👉 La marque est un signe permettant de distinguer les produits ou les services que votre entreprise propose, de ceux de vos concurrents. La marque incarne l’image de votre entreprise et constitue un des moyens de vous faire connaître auprès de la clientèle et de l’attirer.
Pour le signe qui représente votre marque, vous avez l’embarras du choix : il peut en effet s’agir d’un mot, d’un slogan, de chiffres, d’un logo, d’un dessin, d’un son ou encore d’une combinaison d’images et de sons.
Comme la marque doit vous permettre de vous distinguer et de vous démarquer de vos concurrents, il est d’abord nécessaire qu’elle soit parfaitement disponible. Autrement dit, vous devez vous assurer qu’elle n’est pas déjà utilisée pour représenter des produits ou des services se rapprochant de ceux que votre entreprise propose. A défaut, les propriétaires de cette marque déjà utilisée pourraient engager une action en contrefaçon ou une action en concurrence déloyale contre votre entreprise.
ℹ️ Afin de vous assurer de sa disponibilité, vous pouvez faire une recherche d’antériorité en vous rendant sur le site de l’INPI, sur lequel vous trouverez une base de données recensant l’ensemble des marques en vigueur en France.
En plus que le signe choisi soit effectivement disponible en tant que marque, vous devez vous assurer qu’il est conforme à l’ordre public et qu’il n’est pas trompeur pour le consommateur.
👍 Lorsque l’ensemble de ces conditions sont remplies, vous pouvez utiliser le signe choisi pour distinguer les produits et les services proposés par votre entreprise en tant que marque.
🔖 Une fois le signe choisi, il est vivement conseillé de le protéger en le déposant en tant que marque. À défaut, il pourra être librement utilisé, et ce notamment par vos concurrents.
Le dépôt de marque se fait auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) en suivant une procédure en ligne. Une fois les formalités accomplies, votre marque sera protégée sur l’ensemble du territoire français pour une durée de 10 ans. Vous pouvez renouveler cette protection indéfiniment, tous les 10 ans, en accomplissant la formalité auprès de l’INPI.
À compter de son dépôt, vous détenez un monopole d’exploitation sur votre marque. Ce qui signifie :
✅ Le dépôt de la marque de produits ou de services est ainsi un pré-requis essentiel pour conclure un contrat de licence. En effet, il faut pouvoir garantir au licencié que son usage de la marque ne sera pas perturbé par des tiers.
🤓 À présent, étudions plus précisément le contrat de licence de marque.
Le contrat de licence de marque, le contrat de franchise, le contrat de cession et la concession commerciale sont souvent confondus en raison de leurs similitudes. Ils permettent tous l’exploitation d’une marque mais pas de la même manière.
La principale différence entre ces contrats réside dans la transmission d’un savoir-faire et d’un devoir de paiement d’un droit d’entrée dans la franchise, tandis que le contrat de licence de marque permet uniquement la transmission d’un droit d’utiliser la marque contre redevance.
La franchise implique obligatoirement la mise à disposition encadrée d’un savoir-faire et l’assistance permanente tandis que celle-ci est facultative dans le contrat de licence de marque.
👉 Avec un contrat de franchise, vous n’avez pas la possibilité de moduler votre commerce comme vous le souhaitez. Vous devez respecter les consignes et directives du franchiseur qui aura pris soin de vous faire signer un document relatant tous les aspects de la franchise.
Cela n’est pas le cas dans le contrat de licence de marque.
👉 Le contrat de licence de marque vous permet d’octroyer une utilisation plus libre de votre marque et d’en obtenir des bénéfices plus intéressants sans avoir à apporter au licencié qui en bénéficie, une assistance obligatoire à la commercialisation.
La concession commerciale se caractérise par l’exclusivité de commercialisation qu’elle implique.
Elle ne permet pas uniquement de céder des droits sur une marque, elle permet surtout de faire établir une exclusivité sur les produits qui seront vendus.
Dans la concession commerciale, la liberté du commerçant concessionnaire est réduite et l’obligation du concédant est alourdie.
👉 Le contrat de licence de marque offre quant à lui une liberté plus intéressante aux propriétaires de marque qui souhaitent en faire payer l’utilisation sans s’encombrer d’un accompagnement à la commercialisation.
La marque appartient à la société ou à la personne physique qui l’a déposée. Elle fait partie intégrante de son patrimoine et représente un élément d’actif. Il s’agit d’un bien immatériel et incorporel dont son propriétaire peut librement disposer en fonction de ses intérêts et de ses besoins.
Pour valoriser sa marque, son propriétaire peut conclure des opérations de toutes sortes à son sujet, comme la vendre, la louer, ou l’apporter en société.
📄 À ce titre, ce dernier peut décider de la céder à un tiers, au moyen d’un contrat de cession de marque. En vertu de ce contrat, la propriété de la marque et tous les droits qui y sont attachés (celui de faire usage de la marque et d’agir en justice contre les personnes qui l’utilisent sans autorisation) seront transférés au cessionnaire qui en fera l’acquisition. Autrement dit, il s’agit d’un contrat de vente.
📑 Le propriétaire de la marque peut également autoriser un tiers à l’exploiter, au moyen d’un contrat de licence de marque.
👉 Dans le contrat de licence de marque, la propriété n’est pas transférée au licencié bénéficiaire, ce dernier n’en a que la jouissance.
Si le propriétaire de la marque ne souhaite pas se détacher de son droit de propriété mais, veut seulement autoriser un tiers à l’exploiter, il peut recourir au contrat de licence de marque.
Par ce contrat, le propriétaire, que l’on qualifie de “concédant”, autorise un tiers “le licencié” à exploiter sa marque moyennant en principe une redevance. Le licencié pourra lui-même conclure un contrat de sous-licence avec un tiers.
👉 Par exemple :
Les propriétaires des marques de personnages de films prévoient souvent des contrats de licence de marque qui permettent aux commerçants de vendre des produits divers tels que des mugs, vêtements, jouets et autres supports contre une rémunération et sans perdre la propriété de la marque déposée.
Le contrat de licence de marque présente des avantages à la fois pour le propriétaire concédant, ainsi que pour le bénéficiaire licencié.
La marque créée peut disposer d’un fort potentiel sur des marchés, notamment étrangers, auquel son propriétaire ne peut pas forcément avoir accès, car il ne les maîtrise pas.
Le contrat de licence de marque peut ainsi lui permettre d’exploiter ces marchés en question par l’intermédiaire du licencié et d’en tirer profit en raison des redevances qu’il percevra.
Dès lors qu’une marque est déposée et correctement enregistrée, il est crucial qu’elle soit effectivement utilisée.
⚠️ À défaut d’être exploitée, son propriétaire risque d’en perdre le monopole. Son dépôt ne suffit pas à sa protection. En effet, si la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq années suivant la date de son enregistrement, elle est déchue en raison d’un défaut d’exploitation.
Toute personne qui y a un intérêt peut agir en justice pour demander la déchéance de la marque. Sa demande est acceptée et la marque déchue si son propriétaire ne parvient pas à justifier le défaut d’exploitation.
✅ En permettant de concéder l’exploitation de la marque à un tiers licencié, le contrat de licence de marque permet d’éviter cet écueil. Afin de ne pas encourir une déchéance, le licencié doit en faire un usage sérieux, impliquant effectivement d’utiliser la marque pour les produits et les services qui ont été mentionnés lors du dépôt.
Pour la personne qui obtient une licence de marque, les avantages sont multiples.
💰 Tout d’abord, en matière de coût et de rentabilité, le contrat de licence de marque peut lui permettre de générer un certain profit, tout en évitant les lourdes démarches et les frais qui y sont liés pour déposer sa propre marque.
Le licencié bénéficie par ailleurs de la renommée de la marque qui lui a été concédée pour commercialiser les produits et les services qu’il propose.
👉 Si vous êtes franchisé, il n’est pas rare que le contrat qui vous lie au franchiseur ne comprenne une licence de marque, afin de vous permettre de l’apposer sur vos produits et services.
🔍 Vous connaissez à présent la définition de la licence de marque ainsi que ses principaux intérêts ! Intéressons nous maintenant de plus près au contrat qui permettra de la mettre en place
Afin de concéder l’exploitation de sa marque à un tiers, son propriétaire doit conclure un contrat de licence. Comme n’importe quel contrat, la convention doit respecter le droit commun des contrats. Cela implique que l’on puisse identifier le consentement des parties (le concédant et le licencié), que ces derniers aient la capacité de conclure un tel contrat et que ce dernier ait un objet.
En plus de ces conditions, le contrat de licence de marque doit répondre aux impératifs du droit de la propriété intellectuelle et industrielle. Aussi doit-il mentionner :
👥 L’identification des parties ;
Le propriétaire concédant et le bénéficiaire licencié doivent être clairement identifiés. Il faut faire figurer au contrat leur nom complet et leur adresse ou siège social s’il s’agit de personnes morales.
🔖 L’identification de la marque concédée ;
Il est nécessaire que la marque faisant l’objet du contrat de licence soit clairement désignée en indiquant notamment son intitulé complet, les produits et les services qu'elle couvre, la date, le lieu et le numéro du dépôt effectué auprès de l’INPI ainsi que les renouvellements dont elle a éventuellement fait l’objet.
📌 La désignation précise des droits et obligations des parties ;
🗺 La portée territoriale de la marque ;
L’exploitation de la marque peut être limitée à un territoire donné qu’il faut impérativement mentionner si tel est le cas.
❌ Les modalités de résiliation et de renouvellement du contrat de licence de marque ;
📦 Les modalités d’approvisionnement ;
💰 L’éventuelle redevance ;
En contrepartie du droit d’exploitation de la marque, les parties peuvent convenir que le licencié versera une somme au propriétaire appelée redevance. Il leur appartient de fixer cette redevance à une somme qu’ils estiment juste.
🤓 Les modalités de transmission de savoir-faire si nécessaire ;
En plus de permettre au licencié d’exploiter sa marque, le propriétaire concédant peut également lui transmettre une technicité ou un savoir-faire propre à celle-ci.
⏳ La durée du contrat de licence de marque.
Le contrat doit contenir une date de fin qui est limitée à 10 ans. Si une date de fin n’est pas prévue ou si celle-ci dépasse la durée légale autorisée, elle sera automatiquement reconduite à 10 ans à compter de la date de prise d’effets du contrat.
Cette durée est renouvelable néanmoins dans l’éventualité d’un renouvellement, le contrat doit être reconduit dans les mêmes conditions de validité initiales.
🤓 Utiliser notre modèle de contrat de licence de marque vous permettra de faciliter la rédaction d’un tel document dont les mentions spécifiques sont nombreuses.
Quelques précisions sur les modalités du contrat de licence de marque :
✍ Vous pouvez prévoir la date à partir de laquelle le contrat prendra effet. Si vous ne prévoyez pas de date de prise d’effets, la date de début du contrat sera réputée être celle à laquelle le contrat a été daté et signé.
📌 Le propriétaire concédant peut offrir une exclusivité au licencié au moyen d’une clause d’exclusivité. Insérée dans le contrat de licence, elle prévoit que le propriétaire concédant :
⚠️ Points importants à vérifier avant toute conclusion d’un contrat de licence de marque :
👉 Veillez à ce que la licence concédée porte sur les produits et les services qui sont visés dans le registre national des marques. Il s’agit de respecter le principe de spécialité.
Au moment du dépôt de votre marque, vous aurez déterminé les produits et les services pour lesquels elle sera utilisée. Il faut impérativement qu’ils correspondent aux produits et services sur lesquels le licencié va apposer la marque et qui sont mentionnés dans le contrat de licence. Si ce n’est pas le cas, le contrat sera nul.
👉 Veillez également à bien vous assurer que le concédant est effectivement le propriétaire de la marque concédée. Vérifiez notamment qu’il n’a pas été déchu de son monopole en raison d’une absence d’exploitation ou bien encore que le marque a effectivement été renouvelée auprès de l’INPI. À défaut, le contrat de licence est nul.
👉 Sachez enfin que le propriétaire de la marque n’est tenu d’aucune obligation de conseil à votre égard. Par conséquent, il vous appartient de vous renseigner sur la notoriété de la marque ainsi que sa réputation. Si elle ne correspond pas à vos attentes ou que vous estimez que la redevance versée est trop élevée, vous ne pourrez pas lui demander un dédommagement.
Dès lors que le contrat de licence de marque aura été correctement rédigé et signé par les parties, il conviendra d’effectuer les formalités complémentaires et notamment de le publier au registre national des marques.
Dès lors que le contrat de licence de marque aura été correctement rédigé et signé par les parties, il conviendra d’effectuer les formalités complémentaires et notamment de l’inscrire au registre national des marques.
Quels sont les effets de cette inscription ?
💻 L’inscription peut s’effectuer en ligne sur le site de l’INPI. Il faudra la compléter de documents justificatifs et notamment de la copie du contrat de licence de marque signé par les parties en deux exemplaires.
Le contrat de licence de marque produit des effets tant à l’égard du propriétaire concédant, que du bénéficiaire licencié. Chacun d’entre eux doit respecter un certain nombre d’obligations et bénéficie en contrepartie de droits.
En vertu du contrat de licence de marque, le licencié est autorisé à exploiter la marque du concédant moyennant généralement une redevance. Le licencié pourra en principe lui-même conclure un contrat de sous-licence avec un tiers.
Le droit d’exploitation qui est concédé au licencié implique notamment qu’il pourra engager une action en contrefaçon, s’il constate que la marque est utilisée indûment par un tiers.
Il devra au préalable en informer le propriétaire.
Le contrat de licence prévoit les limites dans lesquelles la marque peut être exploitée. Ainsi, et comme nous vous l’avons précédemment exposé, il peut être prévu que la marque ne pourra être exploitée que sur un territoire donné. Une durée peut également être prévue.
Si le licencié enfreint les limites du contrat de licence notamment concernant sa durée, le territoire sur lequel la marque peut être exploitée ou encore les produits et services pour lesquels il a été conclu, sa responsabilité pourra être engagée par le concédant en lui opposant le droit de marque. Pour toutes les autres transgressions que le licencié pourrait commettre, c’est sa responsabilité contractuelle qui pourra être engagée.
En vertu du contrat de licence, le propriétaire concédant autorise le licencié à exploiter sa marque moyennant en principe une redevance. Si celle-ci est prévue au contrat, le licencié est tenu de s’en acquitter.
La redevance peut être :
❗Attention : Le paiement de la redevance est une obligation pour le licencié. S’il ne s’en acquitte pas, son contrat de licence risque d’être résilié.
Dès lors qu’une marque est déposée et correctement enregistrée, il est crucial qu’elle soit effectivement utilisée. En effet, à défaut d’être exploitée, son propriétaire risque d’en perdre le monopole.
Lorsque le propriétaire loue sa marque à un tiers au moyen du contrat de licence de marque, c’est au licencié de l’exploiter. Cette exploitation doit être personnelle, sauf si le contrat prévoit que le licencié peut concéder à un tiers une sous-licence.
Pour s’assurer de cette exploitation effective par le licencié, le propriétaire concédant bénéficie d’un droit de contrôle.
Si une clause de non-concurrence est insérée dans le contrat de licence de marque, le licencié est tenu de la respecter.
Si une telle clause est mentionnée dans le contrat de licence de marque, dès lors qu’il a connaissance d’une quelconque atteinte portée à la marque, le licencié est tenu de la signaler au propriétaire concédant. Ce dernier pourra ensuite engager une action en contrefaçon. Le licencié pourra éventuellement être tenu de participer aux frais d’une telle procédure.
Il en va de l’intérêt du bénéficiaire licencié comme du propriétaire concédant, car une telle atteinte pourrait nuire à l’exploitation de la marque.
Le propriétaire qui concède un droit d’exploitation de sa marque au licencié doit respecter certaines obligations.
Le propriétaire concédant doit mettre sa marque à la disposition du licencié pour qu’il puisse effectivement l’exploiter.
Il doit donc s'assurer que la marque a bien été déposée et que les formalités d’enregistrement ont été accomplies. À défaut, le contrat de licence risque une résolution pour inexécution de l'obligation de délivrance.
C’est le propriétaire concédant qui s’acquittera des frais liés à ces différentes formalités.
Il doit également mettre à la disposition du licencié tous les documents nécessaires lui permettant d’exploiter la marque. Il s’agit notamment des documents relatifs au dépôt de la marque.
Le propriétaire concédant doit s'assurer que la marque est renouvelée pour qu’elle puisse continuer d’être exploitée par le licencié. En effet, la marque sera protégée sur l’ensemble du territoire français pour une durée de 10 ans à compter de son dépôt. Cette protection peut être renouvelée indéfiniment, tous les 10 ans, en accomplissant la formalité auprès de l’INPI.
Le propriétaire concédant doit s'assurer que le licencié ne sera pas troublé dans l’exploitation de la marque.
Votre contrat de licence de marque peut prendre fin :
Attention, la rupture unilatérale du contrat de licence de marque se fera à vos risques et périls ! Lorsque vous vous engagez à conclure un contrat pour une certaine durée, il se peut que votre cocontractant investisse certaines sommes dans l’attente d’une rentabilité apportée par le contrat. Le fait de rompre le contrat pourra dès lors impliquer pour vous le fait de devoir rembourser les sommes préjudiciables.
Notre modèle de contrat QiiRO disponible en ligne vous permettra d’y voir plus clair et d’établir un contrat dont la durée est déterminée.
❗❗ Le licencié continuant à utiliser la marque après que le contrat de licence ait expiré, sans autorisation du propriétaire concédant commet une contrefaçon.
Utiliser une marque sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son propriétaire peut entraîner des sanctions sévères. Il est donc primordial de solliciter une autorisation d'utilisation auprès de la société détentrice des droits sur la marque concernée.
Utiliser une marque sans autorisation du propriétaire peut entraîner des sanctions sévères. Le propriétaire de la marque peut intenter une action en justice contre l'utilisateur non autorisé et demander des dommages et intérêts, une injonction d'arrêter l'utilisation de la marque et/ou une peine d'emprisonnement.
Les dommages et intérêts peuvent être considérables et peuvent inclure les pertes de ventes, les dépenses de marketing et de publicité, et les dommages à la réputation de la marque. L'injonction d'arrêter l'utilisation de la marque peut être permanente ou temporaire. La peine d'emprisonnement est rare, mais elle peut être appliquée dans les cas d'utilisation frauduleuse de la marque.
Il est important de noter que l'utilisation d'une marque sans autorisation peut également entraîner des sanctions civiles, telles que des dommages et intérêts et une injonction d'arrêter l'utilisation de la marque. Les sanctions civiles peuvent être aussi importantes que les sanctions pénales.
Si vous envisagez d'utiliser une marque, il est important de vous assurer que vous disposez de l'autorisation du propriétaire de la marque. Vous pouvez obtenir l'autorisation en contactant le propriétaire de la marque ou en passant par un agent de licence.
Il est important de noter que les sanctions applicables à l'utilisation d'une marque sans autorisation ou sans contrat de licence de marque varient en fonction de la juridiction. Il est donc important de consulter service d'asstiance juridique spécialisé en droit de la propriété intellectuelle si vous avez des questions sur les sanctions applicables dans votre cas.
Utilisez notre modèle de contrat de licence QiiRO téléchargeable directement en ligne afin de bénéficier d’un document clair, complet et précis qui vous permettra de mettre à disposition des commerçants une situation légale favorable à votre exploitation.
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💫 Concept de marque, distinction entre le contrat de licence et d’autres contrats approchants, intérêts de conclure un contrat de licence de marque, contenu et clauses à y insérer, obligations incombant aux parties et des droits qu’il fait naître, c’est officiel : le contrat de licence de marque n’a désormais plus de secret pour vous !
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